專利是創(chuàng)新的風(fēng)向標(biāo)，隨著越來越多的企業(yè)走出國門，如何保護(hù)自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，在國外申請(qǐng)專利，從而由“中國制造”到“中國智造”成為很多企業(yè)面臨的問題。讓我們一同學(xué)習(xí)美國申請(qǐng)專利不得不知道的十個(gè)訣竅。
Tip 1:
發(fā)明人、申請(qǐng)人（與發(fā)明人不是同一人時(shí)）、代理人以及其他涉及專利申請(qǐng)準(zhǔn)備以及審查的人員與美國專利商標(biāo)局（PTO）打交道時(shí)負(fù)有主動(dòng)說明義務(wù)。這尤其體現(xiàn)在申請(qǐng)人簽署的書面陳述中。該說明義務(wù)主要包括，告知PTO已知曉的現(xiàn)有技術(shù)或者其他申請(qǐng)人已經(jīng)知曉并在專利審查過程中對(duì)審查員來說比較重要的事實(shí)。（例如，與提交給審查員的申請(qǐng)文件或意見陳述中的認(rèn)定相左的測試數(shù)據(jù)）
Tip 2:
專利申請(qǐng)必須包含一份說明書和至少一個(gè)詳細(xì)的實(shí)施例，以使得所屬領(lǐng)域技術(shù)人員能夠根據(jù)說明書記載的內(nèi)容制造或者使用該發(fā)明，而無需進(jìn)行大量的試驗(yàn)（當(dāng)然，一些例行的試驗(yàn)是可以接受的）。當(dāng)要求保護(hù)的是一種新物質(zhì)時(shí)，揭示其使用方式顯得非常重要。法院有時(shí)可能不恰當(dāng)?shù)叵拗埔粋€(gè)優(yōu)選實(shí)施例的保護(hù)范圍，為避免這種風(fēng)險(xiǎn)，在申請(qǐng)中提到制作和使用本發(fā)明的替代方法對(duì)申請(qǐng)人會(huì)有所幫助。還有一種行之有效的方式，即將本發(fā)明首選和典型實(shí)施例的信息都包含在內(nèi)，這樣當(dāng)專利局在審查過程中找到了申請(qǐng)人在提交申請(qǐng)時(shí)尚未發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)有技術(shù)并且申請(qǐng)人必須通過進(jìn)一步限定權(quán)利要求來規(guī)避該現(xiàn)有技術(shù)時(shí)，上述說明書中的實(shí)施例將是新權(quán)利要求的修改基礎(chǔ)。
Tip 3:
許多客體在美國可以被授予專利權(quán)，但在其他一些國家可能就不行，例如植物、動(dòng)物、醫(yī)學(xué)治療方法。與其他大多數(shù)國家不同的是，美國先前在考量發(fā)明是否具有可專利性時(shí)并未特別要求必須為技術(shù)方案。然而從最近法院判例中可看出，現(xiàn)已慢慢開始強(qiáng)調(diào)與自然物質(zhì)以及抽象思想相比，自然產(chǎn)品與自然定律并沒有特別之處，因此也是得不到專利法保護(hù)的。這使得遺傳物質(zhì)、寬泛構(gòu)思的商業(yè)方法以及疾病的診斷方法此類發(fā)明較難得到專利法的保護(hù)，除非它們涉及使用一種特定的技術(shù)。近一步說，當(dāng)申請(qǐng)保護(hù)的是一種新物質(zhì)時(shí)，除非該新物質(zhì)的用途是顯而易見的，否則至少需要在說明書中揭示一種可靠的、詳細(xì)的、實(shí)質(zhì)性的用途。
Tip 4:
為獲得授權(quán)，發(fā)明一定要具有新穎性，實(shí)用性和非顯而易見性。這就意味著，在向?qū)＠稚暾?qǐng)前，該發(fā)明沒有在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表、在國內(nèi)外公開使用或者以其他方式為公眾所知（對(duì)于要求優(yōu)先權(quán)的專利申請(qǐng)，則指在優(yōu)先權(quán)日之前）。但需要注意，美國新穎性寬限期長達(dá)一年，在申請(qǐng)日前一年內(nèi)由發(fā)明人自己所做的公開不構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)。
Tip 5:
填寫正確的發(fā)明人非常重要。書面聲明文件中的簽名能夠清楚的指明誰是發(fā)明人，如果存在多個(gè)發(fā)明人的，則屬于共同發(fā)明人。強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)，作為發(fā)明人需要在發(fā)明過程中作出實(shí)質(zhì)性貢獻(xiàn)。僅僅對(duì)發(fā)明的好壞提供一般性的意見或者根據(jù)其他發(fā)明啟示作出的建議，并不視為實(shí)質(zhì)性貢獻(xiàn)。如果有兩個(gè)或者兩個(gè)以上的人作出了實(shí)質(zhì)性創(chuàng)造性的貢獻(xiàn)，他們應(yīng)該作為共同發(fā)明人被署名在申請(qǐng)文件中。如果共同發(fā)明人之間沒有任何約定，其共同享有專利的所有權(quán)，并且共有人可以單獨(dú)實(shí)施或者許可他人實(shí)施該專利，而無需經(jīng)過共有人同意。
Tip 6:
專利被授權(quán)前，美國專利商標(biāo)局將會(huì)對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行新穎性、實(shí)用性及非顯而易見性的審查。但是PTO的確權(quán)并不是永遠(yuǎn)可靠的。有時(shí)專利權(quán)授予后還存在被無效的風(fēng)險(xiǎn)。這種情況通常發(fā)生在專利權(quán)人實(shí)施其專利權(quán)時(shí)，第三人請(qǐng)求專利局對(duì)專利權(quán)進(jìn)行再審時(shí)（此時(shí)專利局將根據(jù)要求復(fù)審人提供的現(xiàn)有技術(shù)抗辯重新審查其是否符合授權(quán)條件）。第三人也可以請(qǐng)求專利審判和上訴委員會(huì)對(duì)該專利進(jìn)行再審并提交誓言證據(jù)，在最終決定作出前，作出宣誓的相關(guān)人需要通過詢問審核，并進(jìn)行雙方聽證。
Tip 7:
只要按規(guī)定繳納費(fèi)用，發(fā)明專利權(quán)的期限為二十年，自申請(qǐng)日起計(jì)算。
Tip 8:
通常專利申請(qǐng)自申請(qǐng)日（有優(yōu)先權(quán)的指優(yōu)先權(quán)日）起滿18個(gè)月即行公布。專利申請(qǐng)文件的內(nèi)容也會(huì)隨之公開。當(dāng)然也可將專利申請(qǐng)延遲至其授權(quán)時(shí)才被公開，此方式需要申請(qǐng)人證明與該專利相對(duì)應(yīng)的國外專利申請(qǐng)不會(huì)在相關(guān)申請(qǐng)國未獲授權(quán)時(shí)即被公開。
Tip 9:
美國專利申請(qǐng)中還可以提出臨時(shí)申請(qǐng)案。需注意的是，臨時(shí)申請(qǐng)案并不能要求另一申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。美國專利商標(biāo)局并不會(huì)對(duì)臨時(shí)申請(qǐng)案進(jìn)行審查，并且自其申請(qǐng)日起12個(gè)月內(nèi)如果沒有提出“正式”申請(qǐng)，則臨時(shí)申請(qǐng)過期。顯而易見，臨時(shí)申請(qǐng)案有其獨(dú)有的優(yōu)勢，就像在上述第4點(diǎn)和第7點(diǎn)提到的那樣，它可以為“正規(guī)”申請(qǐng)搶占一個(gè)優(yōu)先權(quán)日，同時(shí)也能使得發(fā)明專利的保護(hù)期限推遲一年計(jì)算。但另一方面，延遲專利保護(hù)期限的同時(shí)，專利的授權(quán)日也可能被延遲。
Tip 10:
美國專利制度中給予小規(guī)模實(shí)體（small entities）專利費(fèi)減半的優(yōu)惠，對(duì)于微實(shí)體（micro-entity）減免幅度更是達(dá)到了75%。滿足小規(guī)模實(shí)體資格的條件為申請(qǐng)人必須為獨(dú)立發(fā)明人、非盈利組織或者少于500人的中小型企業(yè)，同時(shí)不能將其專利權(quán)許可、轉(zhuǎn)讓或者有義務(wù)許可、轉(zhuǎn)讓給其他不符合小規(guī)模實(shí)體條件的專利申請(qǐng)主體。
具備微實(shí)體資格的申請(qǐng)人除了必須滿足上述小規(guī)模實(shí)體的條件之外，還需要：1）上一年總收入低于$150,000, 且先前提出的美國專利申請(qǐng)不得多于4件；或者2）已經(jīng)簽署協(xié)議或者有義務(wù)將發(fā)明轉(zhuǎn)讓、許可給美國高等教育機(jī)構(gòu)的申請(qǐng)人。微實(shí)體資格也同時(shí)需要遵守相關(guān)對(duì)小實(shí)體資格的要求，即對(duì)小實(shí)體資格在轉(zhuǎn)讓、許可等方面的限制也同樣適用于微實(shí)體資格。
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