依據(jù)我國(guó)商標(biāo)法的規(guī)定，商標(biāo)注冊(cè)實(shí)行自愿原則，因此在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活中就產(chǎn)生了注冊(cè)商標(biāo)和未注冊(cè)商標(biāo)，現(xiàn)行商標(biāo)法只從管理的角度對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，對(duì)于未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)主要體現(xiàn)在《商標(biāo)法》第31條有關(guān)制止搶注行為，但對(duì)一旦搶注成功后，搶注人能否要求商標(biāo)在先使用人停止使用或者損害賠償未置可否。筆者認(rèn)為，為了貫徹誠(chéng)實(shí)信用原則、保護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)和保護(hù)消費(fèi)者利益，全面保護(hù)商標(biāo)使用人的利益，我國(guó)商標(biāo)法應(yīng)當(dāng)確立商標(biāo)在先使用權(quán)制度。
一、商標(biāo)在先使用權(quán)的含義
1、世界諸國(guó)或地區(qū)相關(guān)立尖例之比較
我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)商標(biāo)法第23條第二款規(guī)定：在他人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前，善意使用相同或者近似之商標(biāo)圖樣于同一或類(lèi)似之商品，不受他人商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)所拘束，但以原使用的商品為限。依該款規(guī)定，商標(biāo)在使用權(quán)的構(gòu)成要件有：
（1）在他人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前，使用人就已有使用的事實(shí)；
（2）使用人的使用須基于善意；
（3）使用人使用的商標(biāo)圖樣與他人申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)圖樣相同或近似，且使用在同一或類(lèi)似商品上。
《日本商標(biāo)法》第32條規(guī)定：在他人申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)之前，在日本國(guó)內(nèi)非以不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)為目的就已在該商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)指定的商品或服務(wù)或者類(lèi)似商品或服務(wù)上使用與申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，而且作為區(qū)分與自己業(yè)務(wù)有關(guān)的商品或服務(wù)的標(biāo)志至他人提出商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)已在消費(fèi)者中馳名的，該商標(biāo)使用人有權(quán)繼續(xù)在前述商品或者服務(wù)上使用該商標(biāo)。依該條款規(guī)定，商標(biāo)在先使用權(quán)的構(gòu)成要件有：
（1）在他人提出商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)前，在日本國(guó)內(nèi)已在該商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)指定的商品或類(lèi)似商品上使用與申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)相同或近似商標(biāo)；
（2）使用非以不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)為目的；
（3）當(dāng)他人提出該商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)，與該商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)作為與先使用人業(yè)務(wù)有關(guān)的商品的標(biāo)志已在消費(fèi)者中馳名；
（4）先使用人在其商品上持續(xù)使用該商標(biāo)。
屬于大陸法系的日本和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)商標(biāo)法強(qiáng)調(diào)在先使用人的主觀狀態(tài)，即使用人的使用必須出于“善意”或者“非以不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)為目的”，兩者的不同之外在于日本商標(biāo)法要求在先使用的商標(biāo)“作為區(qū)分與自己業(yè)務(wù)有關(guān)的商品或服務(wù)的標(biāo)志至他人提出商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)已在消費(fèi)者中馳名”。本文認(rèn)為，日本法有關(guān)在先使用商標(biāo)馳名的要求有利于維護(hù)商標(biāo)權(quán)取得注冊(cè)原則的權(quán)威，但不利于保護(hù)善意 在先使用人的利益。而且，如果在先使用人的商標(biāo)在他人提出商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)已在消費(fèi)者中馳名，那么該他人的申請(qǐng)就可能具有不正當(dāng)因素。因此，日本法有關(guān)在先使用商標(biāo)馳名的規(guī)定過(guò)于嚴(yán)格，不宜采納。
根據(jù)《英國(guó)商標(biāo)法》第11條第三款規(guī)定：在他人
國(guó)際商標(biāo)注冊(cè)或者使用商標(biāo)之前，在特定地域內(nèi)商業(yè)過(guò)程中連續(xù)使用未注冊(cè)商標(biāo)或者其他標(biāo)志不構(gòu)成對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的侵害。此處的未注冊(cè)商標(biāo)和其他標(biāo)志作為“在先權(quán)利”受到保護(hù)。但該法對(duì)“在特定地域內(nèi)”未作規(guī)定，留由法庭作更為明確的界定。
《美國(guó)商標(biāo)法》第2條規(guī)定，在商業(yè)中并存合法使用而使之有權(quán)使用的商標(biāo)可以準(zhǔn)予并存注冊(cè)。產(chǎn)生并存注冊(cè)的必要條件是，在后申請(qǐng)人對(duì)其商標(biāo)的商業(yè)使用必須先于在先注冊(cè)申請(qǐng)人或者注冊(cè)人在美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局提出商標(biāo)申請(qǐng)之日，否則不存在并存注冊(cè)。如果有管轄權(quán)的法院終審決定一個(gè)以上的人有權(quán)在商業(yè)中使用相同或者相似的商標(biāo)，可由專(zhuān)利商標(biāo)局長(zhǎng)準(zhǔn)予并存注冊(cè)，同時(shí)規(guī)定各商標(biāo)所有人使用其注冊(cè)商標(biāo)的方式、地點(diǎn)或者有關(guān)商品的條件和限制。
屬于英美法系的英國(guó)和美國(guó)沒(méi)有在字面上就在先使用人的主觀狀態(tài)作出規(guī)定，美國(guó)商標(biāo)法更注重在使用后果上要求“不會(huì)造成混淆、誤認(rèn)或者欺騙”。以美國(guó)立法例給予在先使用人的救濟(jì)最為有力，它不但承認(rèn)在先使用人可以有條件地繼續(xù)使用，而且可以有條件地予以并存注冊(cè)。
兩大法系的商標(biāo)先使用權(quán)制度的共同特點(diǎn)在于：在先使用人的使用必須先于在先的商標(biāo)注冊(cè)人提出商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)之前，在先使用人繼續(xù)使用的權(quán)利限于原使用商品或者服務(wù)。這對(duì)于我國(guó)構(gòu)建商標(biāo)在先使用權(quán)制度具有借鑒意義。
2、本文有關(guān)商標(biāo)在先使用權(quán)的界定
基于以上分析，筆者認(rèn)為，可以將商標(biāo)在先使用權(quán)作如下界定，即在注冊(cè)商標(biāo)的申請(qǐng)日之前，就已經(jīng)在該商標(biāo)注冊(cè)核定使用的商品或服務(wù)或者類(lèi)似商品或服務(wù)上善意連續(xù)地使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)的，該商標(biāo)使用人有權(quán)繼續(xù)在原商品或者服務(wù)上使用該商標(biāo)。
確立商標(biāo)在先使用權(quán)制度的意義集中體現(xiàn)在彌補(bǔ)申請(qǐng)?jiān)谙仍瓌t和注冊(cè)原則的不足。具體而言包括：第一，保護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)，平衡商標(biāo)注冊(cè)人和在先使用人的利益，避免給在先使用人帶業(yè)不公平的后果。第二，就制止搶注而言，商標(biāo)在先使用權(quán)制度賦予在先使用人繼續(xù)使用商標(biāo)的權(quán)利，不？搶注人“注冊(cè)商標(biāo)的限制。同時(shí)，為商標(biāo)在先使用人啟動(dòng)撤銷(xiāo)注冊(cè)不當(dāng)程序贏得時(shí)間。由于商標(biāo)在先使用權(quán)人有權(quán)繼續(xù)在原商品或者服務(wù)上使用其商標(biāo)，而不構(gòu)成對(duì)商標(biāo)注冊(cè)人的侵權(quán)，因此必須符合一定的構(gòu)成要件。
二、商標(biāo)在先使用權(quán)的構(gòu)成條件
1、在他人注冊(cè)商標(biāo)的申請(qǐng)日之前，就已經(jīng)有使用的事實(shí)
這是對(duì)使用人的使用時(shí)間的要求，如果不具備這一條件，就沒(méi)有“在先使用”，也無(wú)法產(chǎn)生在先使用權(quán)，并以此作為侵害商標(biāo)權(quán)的抗辯事由。需要注意的是，使用不僅限于現(xiàn)有使用人的使用，如果曾經(jīng)發(fā)生過(guò)業(yè)務(wù)承繼關(guān)系的，現(xiàn)有使用人作為承繼人的使用當(dāng)然可能性作為本條件中的使用。被承繼人先前的使用應(yīng)當(dāng)視為現(xiàn)有使用人的使用。換言之，在先使用商標(biāo)的使用時(shí)間以該商標(biāo)首次商業(yè)使用的時(shí)間為準(zhǔn)。
2、在先使用的商標(biāo)與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似，且使用商品或服務(wù)相同或者類(lèi)似
在通常情形下，如果在先使用的商標(biāo)與注冊(cè)商標(biāo)在商標(biāo)圖樣上不構(gòu)成相同或者近似，或者使用商品不屬于相同或者類(lèi)似商品，則使用人當(dāng)然有權(quán)繼續(xù)使用甚至申請(qǐng)注冊(cè)該商標(biāo)。如果在先使用的商標(biāo)與注冊(cè)商標(biāo)構(gòu)成使用在相同或類(lèi)似商品上的近似商標(biāo)，依照我國(guó)《商標(biāo)法》有關(guān)申請(qǐng)?jiān)谙群妥?cè)原則的一般規(guī)定，則未注冊(cè)商標(biāo)不得繼續(xù)使用，否則會(huì)構(gòu)成對(duì)注冊(cè)商標(biāo)權(quán)的侵害。但法律應(yīng)當(dāng)維護(hù)誠(chéng)信，而不應(yīng)當(dāng)禁止或者制裁正當(dāng)使用行為，因此有必要在上述原則下創(chuàng)設(shè)例外之規(guī)定即商標(biāo)在先使用權(quán)。
3、在先使用人必須在其商品上連續(xù)使用該商標(biāo)所謂連續(xù)使用，就是指在先使用人在其商品上連續(xù)不中斷地使用該商標(biāo)。如果在先使用人在他人注冊(cè)商標(biāo)的申請(qǐng)日之前曾有使用事實(shí)，但無(wú)正當(dāng)理由而中斷使用的，不得繼續(xù)使用該商標(biāo)。理由在于：第一，商標(biāo)在先使用權(quán)作為注冊(cè)原則的例外，是為了保護(hù)在先使用人的利益，如果在先使用人的使用已經(jīng)中斷，其就該商標(biāo)不再享有任何利益，自無(wú)保護(hù)的必要。第二，如果只是曾有使用事實(shí)，在先使用人在他人商標(biāo)注冊(cè)后仍可以重新使用，將會(huì)從根本上動(dòng)搖商標(biāo)注冊(cè)制度，不利于保護(hù)商標(biāo)注冊(cè)人的利益。第三，在使用中斷后允許重新使用，不利于維護(hù)正常的公平競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系和維護(hù)消費(fèi)者的利益。所謂正當(dāng)理由，是指非因使用人主觀上的原因中斷使用。若有正當(dāng)理由中斷使用的，不視為缺乏連續(xù)使用這一條件。如在先使用商標(biāo)所使用的商品為季節(jié)性造成商標(biāo)中止使用。
4、在先使用必須出于善意
民法上的善意，通常是指非因自己的過(guò)失而不知情。日本舊《商標(biāo)法》也規(guī)定在先使用人必須為善意，判例和一般觀點(diǎn)將此理解為“無(wú)進(jìn)行不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的惡意”，日本現(xiàn)行《商標(biāo)法》采納了這一觀點(diǎn)，在立法用語(yǔ)的選擇上以“非以不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)為目的”取代了“善意”。英國(guó)有判例認(rèn)為，善意是指被告的行為沒(méi)有任何欺騙的意圖，也沒(méi)有任何借用他人已取得的良好信譽(yù)的意圖。由于商標(biāo)注冊(cè)實(shí)行自愿原則，在提出商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)之前，他人就可能已經(jīng)實(shí)際使用商標(biāo)。因此，在先使用人的善意，首先是指該使用人將某標(biāo)記作為商標(biāo)使用時(shí)非因自己的過(guò)失而不知道他人已經(jīng)在相同或者類(lèi)似商品上實(shí)際使用與該標(biāo)記相同或者近似的商標(biāo)。其次，由于注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)以其核定使用的商品或者服務(wù)為限，當(dāng)該注冊(cè)商標(biāo)構(gòu)成馳名商標(biāo)時(shí)，在先使用人將與該商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)使用在非類(lèi)似商品或者服務(wù)上，并產(chǎn)行誤導(dǎo)公眾的后果，則該在先使用人的使用難謂“出于善意”。當(dāng)注冊(cè)商標(biāo)的圖樣構(gòu)成著作權(quán)法意義上的作品時(shí)，在先使用人將該圖樣作為商標(biāo)使用于非類(lèi)似商品或者服務(wù)上，除非在先使用人能夠證明其對(duì)所使用的圖樣享有正當(dāng)權(quán)利，否則也不能證明其使用出于善意。
總之，使用人的善意需要根據(jù)案情進(jìn)行具體分析，理論和立法上所能確立的原則是，使用人的使用不得‘侵犯他人在先權(quán)利，不得以不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)為目的。
三、商標(biāo)在先使用權(quán)的行使
如果具備上述條件，在先使用人有經(jīng)繼續(xù)使用該商標(biāo)，而不構(gòu)成對(duì)
國(guó)際商標(biāo)注冊(cè)權(quán)的侵害，但是該使用權(quán)的范圍、使用方式等必須受到限制，唯此才能平衡在先使用人和商標(biāo)注冊(cè)人之間的利益，穩(wěn)定公平競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系和保護(hù)消費(fèi)者利益?，F(xiàn)分述之：
1、在先使用權(quán)的范圍
在先使用權(quán)的范圍包括兩個(gè)方面：第一，就商標(biāo)而言，在先使用人不得改變?cè)虡?biāo)圖樣使之更近似于注冊(cè)商標(biāo)。如果在先使用人改變?cè)虡?biāo)圖樣使之更加有別于注冊(cè)商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)允許并鼓勵(lì)此種改變。國(guó)家工商行政管理總局《關(guān)于服務(wù)商標(biāo)繼續(xù)使用問(wèn)題的通知》第3條規(guī)定，使用人“不得改變?cè)摲?wù)商標(biāo)的圖形、文字、色彩、結(jié)構(gòu)、書(shū)寫(xiě)方式等內(nèi)容，但以同他人注冊(cè)的服務(wù)商標(biāo)相區(qū)別為目的而進(jìn)行的改變除外”。例如，在先使用人使用的商標(biāo)為印刷體的“長(zhǎng)城”，注冊(cè)商標(biāo)由手寫(xiě)體“長(zhǎng)城”兩字和“長(zhǎng)城圖形”組合而成，如果在先使用人將其商標(biāo)“長(zhǎng)城”字體做接近于注冊(cè)商標(biāo)字體的改變，或者加上“長(zhǎng)城圖形”，就屬于 不正當(dāng)使用，應(yīng)當(dāng)予以禁止。如果在先使用人在不改變字體的前提下在“長(zhǎng)城”之前加上表示地理位置的“山海關(guān)”字樣，使其商標(biāo)改變?yōu)椤吧胶ｊP(guān)長(zhǎng)城”，則此種改變?yōu)楦袆e于注冊(cè)商標(biāo)的改變，應(yīng)當(dāng)允許并予以鼓勵(lì)。第二，就使用商品或者服務(wù)而言，在先使用人只能在原使用商品或者服務(wù)上繼續(xù)使用，不得擴(kuò)大使用商品或者服務(wù)的范圍。國(guó)家工商行政管理總局《關(guān)于服務(wù)商標(biāo)繼續(xù)使用問(wèn)題的通知》第3條規(guī)定使用人“不得增加該服務(wù)商標(biāo)使用的服務(wù)項(xiàng)目”。例如，在先使用商品所使用的商品為第25類(lèi)“襯衫”，注冊(cè)商標(biāo)核定使用商品為第25類(lèi)“服裝、領(lǐng)帶、鞋、帽”等。其中“襯衫”與“服裝”屬于類(lèi)似商品，則在先使用人只能繼續(xù)在“襯衫”商品上繼續(xù)使用其商標(biāo)，既不得在“領(lǐng)帶、鞋、帽”使用，也不得在“襯衫”以外的服裝產(chǎn)品（如西服、褲子等）上使用其商標(biāo)，否則構(gòu)成對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的侵害。
2、在先使用權(quán)的行使方式
我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)商標(biāo)法第23條第二款規(guī)定，“商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人并得要求其附加適當(dāng)之區(qū)別標(biāo)示”?！度毡旧虡?biāo)法》第32條第二款也有類(lèi)似的規(guī)定，日本學(xué)者將商標(biāo)注冊(cè)人的此項(xiàng)權(quán)利稱(chēng)為“附以防止混淆的標(biāo)志的請(qǐng)求權(quán)”，而且根據(jù)《日本商標(biāo)法》。第32條的規(guī)定，此項(xiàng)請(qǐng)求權(quán)的主體還包括注冊(cè)商標(biāo)的獨(dú)占許可使用人?！睹绹?guó)商標(biāo)法》也規(guī)定專(zhuān)利商標(biāo)局長(zhǎng)在準(zhǔn)予并存注冊(cè)的同時(shí)規(guī)定各商標(biāo)所有人使用其注冊(cè)商標(biāo)的方式、地點(diǎn)或者有關(guān)商品的條件和限制。我國(guó)國(guó)家工商行政管理總局《關(guān)于服務(wù)商標(biāo)繼續(xù)使用問(wèn)題的通知》第6條第三款規(guī)定：“繼續(xù)使用與注冊(cè)人的使用發(fā)生實(shí)際混淆，造成消費(fèi)者誤認(rèn)的，繼續(xù)使用人應(yīng)當(dāng)在使用服務(wù)商標(biāo)時(shí)，增加地理名稱(chēng)標(biāo)志，以便于與注冊(cè)人使用的服務(wù)商標(biāo)相區(qū)別”。本文也認(rèn)為，為了保護(hù)消費(fèi)者利益，防止消費(fèi)者發(fā)生商品或者服務(wù)來(lái)源的混淆，商標(biāo)注冊(cè)人有權(quán)要求在先使用人在使用其商標(biāo)時(shí)，加上適當(dāng)?shù)臉?biāo)示以有別于注冊(cè)商標(biāo)。如果不能加上適當(dāng)標(biāo)示，在先使用人不得繼續(xù)使用其商標(biāo)。其中，所謂“適當(dāng)”要求所加標(biāo)示使在先使用商標(biāo)足以與注冊(cè)商標(biāo)相區(qū)分；“適當(dāng)?shù)臉?biāo)示”包括在先使用人的字號(hào)、所處地域的名稱(chēng)等。但是加上適當(dāng)標(biāo)示所形成的區(qū)別不要求使在先使用的商標(biāo)與注冊(cè)商標(biāo)達(dá)到互不近似的程度。
3、在先使用權(quán)的移轉(zhuǎn)
商標(biāo)在先使用權(quán)制度是對(duì)在先使用商標(biāo)和注冊(cè)商標(biāo)既存狀態(tài)的一種維護(hù)，如果允許在先使用權(quán)人授權(quán)或者單獨(dú)轉(zhuǎn)讓其使用權(quán)則會(huì)破壞此種既存狀態(tài)，也會(huì)改變先使用權(quán)人和商標(biāo)注冊(cè)人之間的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，不適當(dāng)?shù)赜绊懽?cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的行使。例如，在先使用權(quán)的許可可能會(huì)影響注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的許可。因此，國(guó)家工商行政管理總局《關(guān)于服務(wù)商標(biāo)繼續(xù)使用問(wèn)題的通知》第3條規(guī)定使用人“不得將服務(wù)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓或者許可他人使用”，本文同意此種觀點(diǎn)，即原則上在先使用人不得將其商標(biāo)轉(zhuǎn)讓或者許可他人使用。但是，如果在先使用人為法人因合并或分立，或者在先使用人為自然人因死亡而發(fā)生業(yè)務(wù)承繼關(guān)系時(shí)，業(yè)務(wù)承繼人有權(quán)繼續(xù)使用在先使用的商標(biāo)。自本質(zhì)而言，承繼人取得的是被承繼人的業(yè)務(wù)，并非單獨(dú)的在先使用權(quán)。
4、關(guān)于商標(biāo)在先使用權(quán)的地域限制
國(guó)家工商行政管理總局《關(guān)于服務(wù)商標(biāo)繼續(xù)使用問(wèn)題的通知》第3條規(guī)定使用人“不得擴(kuò)大該服務(wù)商標(biāo)的使用地域”。在商標(biāo)法修訂過(guò)程中，也曾設(shè)有商標(biāo)在先使用權(quán)條款并規(guī)定有地域限制。本文認(rèn)為，商標(biāo)在先使用權(quán)作為侵害商標(biāo)權(quán)的抗辨事由，其功能主要在于對(duì)抗商標(biāo)注冊(cè)人的侵權(quán)請(qǐng)求。在先使用人繼續(xù)使用其商標(biāo)以加上適當(dāng)標(biāo)示為條件，從而與注冊(cè)商標(biāo)形成區(qū)分，避免消費(fèi)者的混淆。只要滿(mǎn)足這一區(qū)分要求，就不會(huì)損害商標(biāo)注冊(cè)人的利益。因此，不宜限定在先使用人繼續(xù)使用其商標(biāo)的地域范圍。
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